Лицензионный договор

В чем отличие лицензионного и сублицензионного договоров

Главная / FAQ

Различие между сублицензионным и лицензионным договором проводится по субъектному составу. В лицензионном договоре лицензиаром выступает непосредственно правообладатель лицензируемого объекта, а в сублицензионном договоре – лицо, ранее получившее право использование такого объекта по лицензионному договору.

Таким образом, сублицензионный договор является вторичным, а предоставляемые по нему права – производными.

Соответственно, по лицензионному договору возможный объем предоставляемых прав максимален и ограничивается только пределами охраны исключительного права правообладателя в соответствии с законодательством. В сублицензионном договоре объем предоставляемых прав сужен рамками лицензии, которую ранее получил лицензиар, поскольку невозможно передать больше прав, чем сам имеешь.

Помимо этого, на заключение сублицензионного договора требуется прямое разрешение правообладателя. Оно может быть выражено в лицензионном договоре или предоставляться отдельно.

В остальном к сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре в силу прямого указания закона (ст.1238 ГК РФ).

Хотите проверить или составить Лицензионный договор на программное обеспечение?

Заинтересовала услуга?	Не нашли ответа?
Узнать цену	Задать вопрос

Другие вопросы по теме: Требуется ли регистрация лицензионного договора на программы Оценка:

Энциклопедия решений. Сублицензионный договор

Сублицензионный договор

Сублицензионным именуется договор, по которому лицензиат, обладающий правом использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на основании лицензионного договора, передает это право другому лицу (сублицензиату). Для такой передачи требуется получить письменное согласие лицензиара (п. 1 ст. 1238 ГК РФ).

Согласие может быть дано лицензиаром как в самом лицензионном договоре без указания конкретных сублицензиатов, так и отдельно — на заключение конкретного сублицензионного договора. При этом лицензиар вправе ограничить свое согласие возможностью заключения сублицензионных договоров о предоставлении только отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности из числа тех, которые были предоставлены лицензиату (п. 17 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29). Информация о наличии согласия лицензиара на заключение сублицензионного договора должна содержаться в заявлении сторон (или в документе, приложенном к заявлению, если его подает одна из сторон) сублицензионного договора, подаваемом при государственной регистрации предоставления сублицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 3 ст. 1232 ГК РФ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ (далее — Закон N 35-ФЗ), вступившего в силу с 01.10.2014).

Сублицензионный договор является единственным законным основанием, позволяющим лицензиату передать права использования интеллектуальной собственности другому лицу. При этом сублицензиату могут быть предоставлены права только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата (п. 2 ст. 1238 ГК РФ). Иными словами, при заключении сублицензионных договоров с третьими лицами лицензиат не вправе передавать им права, не предоставленные ему самому правообладателем на основании лицензионного договора.

Сторонами лицензионного договора являются лицензиат и сублицензиат. При этом законодательство не запрещает заключение последующих сублицензионных договоров (субсублицензионных, субсубсублицензионных и т.д.) (постановление ФАС Московского округа от 24.02.2011 N КГ-А40/647-11). Так как к сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре (п. 5 ст. 1238 ГК РФ), сублицензиат по соответствующему договору должен будет получить согласие лицензиата на последующую передачу прав.

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное (п. 4 ст. 1238 ГК РФ). Это имеет силу и в отношениях по последующим сублицензионным договорам (между сублицензиатом и субсублицензиатом и т.д.).

Применение к сублицензионному договору правил о лицензионном договоре означает и то, что сублицензионный договор должен содержать те же существенные условия, что и лицензионный:

— предмет договора, который раскрывается путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору (если право на интеллектуальную собственность удостоверяется патентом, свидетельством, указывается номер такого документа);

— способы использования этого объекта интеллектуальной собственности (п. 6 ст. 1235 ГК РФ).

Сублицензионный договор также должен содержать условие о размере вознаграждения за использование интеллектуальной собственности или порядок его определения либо прямое указание на безвозмездность этого договора, иначе он будет считаться незаключенным (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Как и лицензионный, сублицензионный договор по общему правилу должен быть заключен в письменной форме (п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Несоблюдение этого требования влечет за собой недействительность договора. До 01.10.2014 (даты вступления в силу Закона N 35-ФЗ, внесшего ряд изменений в часть четвертую ГК РФ) сублицензионный договор в некоторых случаях требовал государственной регистрации (п. 2 ст. 1232 ГК РФ в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона N 35-ФЗ).

Срок, на который заключен сублицензионный договор, не может превышать срок действия лицензионного договора, иначе он будет считаться заключенным на срок действия лицензионного договора. Если к моменту заключения сублицензионного договора срок действия лицензионного договора будет составлять не менее 5 лет, а в сублицензионном договоре срок его действия не будет определен, сублицензионный договор будет признан заключенным на 5 лет.

Прекращение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации повлечет за собой прекращение как лицензионного договора, так и заключенного в соответствии с ним сублицензионного договора (включая все последующие сублицензионные договоры) (п. 4 ст. 1235, п.п. 3, 5 ст. 1238 ГК РФ).

Как и к лицензионным, к сублицензионным договорам применяются общие положения об обязательствах (ст.ст. 307 — 419 ГК РФ) и о договоре (ст.ст. 420 — 453 ГК РФ), поскольку иное не установлено нормами ГК РФ о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и не вытекает из содержания или характера исключительного права (п. 2 ст. 1233 ГК РФ).

>LW1102: Право

Оценка передачи прав

Когда права на технологию передаются посредством лицензии другой стороне, лицо, выдающее лицензию, назначает разумную цену, которая берется за сделку. Под словом «разумная» понимается доступная или справедливая рыночная цена. Когда компания дает лицензию другой компании, она допускает, что это доступная сделка. Однако когда технология передается от одного подразделения другому в рамках одной компании, внутренняя служба доходов требует оценки передачи прав, чтобы удостовериться, что лицензирующая компания не просто передает доход от одного подразделения другому, чтобы избежать налогов. Лицензирующий должен проконсультироваться с квалифицированным бухгалтером, чтобы найти наилучший метод оценки передачи прав для своей компании.

Лицо, выдающее лицензию, также запрашивает возмещаемую плату за оценку от предполагаемых получателей лицензии, чтобы определить менее серьезных кандидатов. Вдобавок к этому, мудрым ходом будет и взимание предварительной платы за передачу прав, которая помогает удостовериться в том, что у получателя лицензии есть финансовая доля в компании. Наконец, текущие отчисления, обычно основанные на проценте от общих продаж, взимаются на протяжении всего срока действия лицензионного соглашения.

Вопрос о том, давать ли эксклюзивную или неэксклюзивную лицензию, является очень щекотливым.

Эксклюзивная лицензия может дать лицу, выдавшему ее, значительно более высокие ставки авторских отчислений.

Эксклюзивная лицензия дает использующему ее лицу период временной монополии, в течение которого можно стабилизировать продажу нового продукта.

Компании, выдающие эксклюзивные лицензии, обычно поступают так только с заслуживающим доверия и уважаемым в мире индустрии клиентом, потому что это будет лучшей возможностью получать высокий процент отчислений.

Важно предоставлять эксклюзивные лицензии только в тех областях, в которых получающий лицензию продемонстрировал компетентность, и давать расширенные права только компаниям, у которых есть широкий опыт.

Неэксклюзивные лицензии наиболее подходят для технологий, имеющих широкое применение во многих областях, так чтобы ни одна компания не могла охватить их все.

Генетическая терапия является одним из примеров таких областей, где неэксклюзивное или эксклюзивное лицензирование в одной области промышленности имеет преимущества, потому что на этой ранней стадии технологии почти невозможно предсказать все ее возможные области применения в медицине, сельском хозяйстве и в химической промышленности.

Поймите процесс лицензирования

Важно разработать стратегию для эффективного управления передачей технологии так, чтобы интеллектуальная собственность могла оставаться защищенной, пока лицо, выдающее лицензию, уверено, что сделка надежна. Следующие пункты представляют собой определенное руководство для управления передачей технологии.

Управление передачей

При получении запроса от потенциального получателя лицензии на технологию лица, выдающего лицензию, и просьбы назначить встречу, лицензирующий должен выполнить описанные ниже шаги, чтобы удостовериться в эффективности предстоящей встречи.

Подготовка к первой встрече

Перед первой встречей с потенциальным получателем лицензии лицензирующему следует:

• Обеспечить потенциального получателя лицензии подробной неконфиденциальной информацией о технологии, доступной для лицензирования.
• Выявить дополнительную информацию от получателя лицензии о компетенции, планах найма персонала, технических возможностях и финансовой мощи его компании.
• Приготовить соглашение о секретности для кандидата на получение лицензии.
• Подготовить персонал к визиту, рассказать о целях визита и предупредить о неразглашении определенных элементов технологии.
• Проявить должное внимание к получателю лицензии перед встречей.

Первая встреча

При первой встрече с потенциальным получателем лицензии нужно помнить о следующих моментах:

• Первая встреча должна проходить на стороне выдающего лицензию, так чтобы он мог контролировать обсуждение и раскрытие технологии.
• Лицензирующий должен проявить профессионализм и избежать неожиданных замечаний. Если есть языковая проблема, переводчик должен удостовериться, что стороны правильно понимают друг друга.
• Лицензирующий должен дать понять, что любые улучшения технологии, сделанные получателем лицензии, должны быть предоставлены лицензирующему. В дополнение к этому выплаты по лицензии должны производиться своевременно, а влияние условий договора о секретности, которое может скомпрометировать работу получателя лицензии, необходимо тщательно обсудить.

Секретность и переговоры

Лицензирующий должен составить план раскрытия технологии для получателя лицензии. Обычно это делается на стадии подписания соглашения. В течение этого периода лицензируемый может назначить в своей организации человека, который получает информацию, раскрывающую технологию, и которому запрещено контрактом разглашать эту информацию в течение определенного периода времени.

Суть дела в том, что лицензионное соглашение — это документ, составляемый в ходе переговоров, и сторона, которая обладает наибольшим влиянием, определяет важность того, что она привносит в соглашение.

Лицензирующие обладают властью, когда они владеют радикальной технологией, которой нет больше ни у кого.

Получающие лицензию имеют власть, когда инновация является настолько радикальной, что существует очень мало, если существует вообще, потенциальных держателей лицензии, желающих рисковать, разрабатывая и коммерциализируя ее.

Чтобы поощрить первого получателя лицензии, лицензирующему, возможно, придется обеспечить ему определенные преимущества, такие как уменьшение ставки отчисления, более низкая предварительная плата за получение лицензии, или право первому выбирать новые рынки.

Чтобы провести переговоры с лицензируемым как можно эффективней, по этому или любому другому сценарию, лицензирующему нужно понимать процесс принятия решений другой стороной, т. к. это может влиять на временные рамки передачи технологии и ее последующую коммерциализацию на рынке.

В течение срока соглашения

Лицензирующий должен установить точку контакта с предприятием, получающим лицензию, и назначить кого-нибудь из своей компании для контактов с получателями лицензии, чтобы снизить вероятность коммуникационных проблем. Вероятно, что лицензирующему может понадобиться обеспечить определенную внутреннюю техническую помощь в течение срока действия соглашения. Компании часто отправляют кого-нибудь из своих сотрудников в фирму, являющуюся держателем лицензии, в течение фазы разработки, чтобы обеспечить беспроблемную передачу технологии.

Виды лицензий

Существуют самые разнообразные типы, которые позволяют приобретать или временно пользоваться конкретным программным обеспечением:

• OEM. Этот тип наиболее дешёв. Именно поэтому он ограничен, с точки зрения использования. Поставляется с новыми компьютерами, планшетами или ноутбуками, так как данный вид лицензии Windows выдаёт конечному пользователю.
• Full Package Product. Данный тип представляет собой съёмный носитель flash-накопитель или диск, идущие для установки системного обеспечения Windows.
• Volume Licensing. Данный тип разрешительной документации является корпоративной, выпуск которой подгоняется под определённое программное обеспечение для системы Microsoft. Такой тип используется крупными предприятиями, которые нуждаются в том, чтобы установить одно и то же программное обеспечение определённой версии на большое количество ноутбуков, компьютеров, и других машин с использованием одного-единственного регистрационного ключа. Данная лицензия не требует активации, это происходит из-за того, что согласно договорным документам активация уже выполнена. На каждой из всего комплекса машин, работающих на предприятии, устанавливается один и тот же ключ. Как правило, до 500 единиц.

Обратите внимание. Windows VL не осуществляет продажу данных типов лицензии для розничной реализации. Она поставляется исключительно по запросу конкретного предприятия, покупающего операционную систему.

• Subscription. Данный тип подписки осуществляется для того, чтобы получить лицензионный документ. В этом случае клиенту необходимо вносить ежемесячные платежи, хотя иногда, возможно осуществлять оплату раз в год.

Справка. Данным типом удобно пользоваться тем предприятиям, которые осуществляет единовременную покупку более чем 10 разных видов лицензионной документации. Именно такой подход позволяет минимизировать финансовые траты.

• Named User License. Даже из одного названия этого типа документации становится понятным, что она рассчитывается для использования исключительно одним пользователем. Но здесь отсутствуют ограничения по количеству доступа.

Важно. При использовании данного типа лицензирования возможно отправлять и осуществлять любые аналитические отчёты и работу с данными.

• Client Access License (CAL). Лицензия на программное обеспечение, которая называется CAL является проприетарным типом. Её особенность заключается в том, что она даёт возможность пользователю осуществить подключение к серверу с использованием данных, хранящихся на нём. То есть допускается работа с сервисами. Возможно использование как на одной машине, так и на нескольких компьютерах.
• Trial License. Этот тип (разновидность) даёт возможность использовать программное обеспечение в течение выставленного определённого времени. Как правило, режим работы длится в течение 30 дней. Иногда встречаются варианты, когда происходит ограничение на количество открытий программы, например, оно может быть равно 30, 20 или 10. Это сделано для того, чтобы реально оценить работу определённой программы и решить для себя, стоит ли её покупать или нет.
• Perpetual. Тип разрешительного документа, который не требует продления. То есть срок пользования программным обеспечением, которое установлено на компьютер, будет постоянным.

Обратите внимание. Получение данного разрешения не даёт возможности обновлять версию программы. Пользование осуществляется исключительно той версии, на которую была приобретена документация.

• Non-perpetual License (subscription). Лицензия по подписке. В отличие от предыдущего типа в этом случае можно арендовать программное обеспечение на определённый промежуток времени. Это удобно использовать в том случае, когда определённая программа не нужна для постоянной работы, а требуется лишь на отрезок времени.
• Managed Service Provider (MSP) program. В этом случае провайдер в соответствии с заключаемым договором и документом осуществляет посредническую деятельность между поставщиком лицензии и конечным потребителем.
• License with Maintenance. Покупка поддержки. В этом случае вместе с покупкой лицензионного соглашения осуществляется покупка поддержки, которая помогает полноценному функционированию.

Обратите внимание. Поддержка осуществляется в течение определённого времени.

• Workstation (Device) Licenses. В этом случае программа устанавливается на определённой машине. И она способна функционировать исключительно на ней, без возможности размножения ПО. Иногда допускается резервное копирование, в случае перезапуска основной системы и вынужденной повторной установки ПО.
• Concurrent License (Одновременное использование). При заключении данного вида соглашения ПО устанавливается на определённое количество машин, число которых оговаривается в менеджере лицензий. Именно он и осуществляет контроль за невозможностью превышения числа ключей.
• Site (multiseat) Licenses. Подписанное договорное соглашение позволяет использовать программу на количестве машин, которые входят в локальную сеть.

Обратите внимание. Такой тип лицензии может, как иметь ограничение по количеству устанавливаемых машин, так и не иметь такого ограничения.

> Лицензионный договор

Читайте также «Гражданско-правовая природа лицензионного договора» (Витко В.С.) («Статут», 2011)

Понятие лицензионного договора

Ст. 1235 ГК РФ устанавливает, что по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

По юридической природе лицензионный договор:

• • консенсуальный,
  • взаимный,
  • возмездный (как правило).

1. 1. Лицензиар — это лицо, передающее принадлежащее ему право на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, селекционное достижение, топологию интегральной микросхемы, ноу-хау (патентообладатель; владелец товарного знака; автор топологии интегральной микросхемы; владелец ноу-хау).
   2. Лицензиат — это лицо, приобретающее у другой стороны договора (лицензиара) право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы, товарного знака или ноу-хау в объеме, предусмотренном договором, и принимающее на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

П. 6 ст. 1235 ГК РФ устанавливает, что предметом лицензионного договора является результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство).

Однако, с учетом традиционной для гражданского права дихотомии, предмет лицензионного договора является сложным (…) и включает:

1. 1. результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору
   2. способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

• • предмет договора;
  • территория, на которой действует договор;
  • срок действия договора;
  • размер и порядок выплаты вознаграждения.

Виды лицензионных договоров:

• • договор о предоставлении простой (неисключительной) лицен­зии, предусматривающий право пользователя (лицензиата, обладателя лицензии) использовать соответствующий объект (результат интеллек­туальной деятельности или средство индивидуализации) с сохранени­ем за лицензиаром (правообладателем) права выдачи лицензий другим лицам (подп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК);
  • договор о предоставлении исключи­тельной лицензии, по которому лицензиар лишается права выдачи ли­цензий другим лицам (подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК).

ВАЖНО! В случае выдачи исключительной лицензии лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ).

При этом в интересах правообладателя п. 2 ст. 1236 ГК установле­на презумпция простой (неисключительной) лицензии, предполагаю­щая наличие исключительной лицензии лишь в случаях, прямо преду­смотренных лицензионным договором (и тем самым также оставляю­щая за правообладателем максимально возможные правомочия). В этих же целях предусмотрено, что право (а по сути способ) использования соответствующего объекта, прямо не указанное в лицензионном дого­воре, не считается предоставленным лицензиату-пользователю (абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК).

Допускается также возможность заключения такого лицензионного договора, по условиям которого одни способы (способ) использования соответствующего объекта оформлены по принципу простой (неис­ключительной) лицензии, а другие (другой) — по принципу исключи­тельной лицензии, т.е. в одном и том же договоре происходит сочета­ние этих двух различных видов лицензий («смешанная лицензия»).

При использовании объектов патентного права и селекционных дос­тижений, охраняемых патентом, допускается предоставление открытой лицензии, в силу которой любое лицо вправе использовать соответст­вующий результат интеллектуального творчества на условиях, уста­новленных патентообладателем (ст. 1368 и 1429 ГК).

Виды лицензионных договоров по объектам ис­ключительного права

Кроме того, лицензионные договоры различаются по объектам ис­ключительного права. При этом речь идет о лицензионных договорах о предос­тавлении права использования:

• • произведения (ст. 1286 ГК), в том чис­ле по издательскому лицензионному договору (ст. 1287 ГК);
  • объекта смежных прав (ст. 1308 ГК);
  • изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1367 ГК);
  • селекционного достижения, охраняемого патентом (ст. 1428 ГК);
  • топологии интегральной микросхемы (ст. 1459 ГК);
  • секрета производства — ноу-хау (ст. 1469 ГК);
  • товарного знака (ст. 1489 ГК);
  • единой технологии (ст. 1550 ГК).

Виды лицензионных договоров в зависимости от вида лицензии

(далее «на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации» для краткости заменено на «…на использование…»)

По виду лицензии различают лицензионные договоры (теория, особенности ГК РФ — в статьях):

• • на «чистые» лицензии (если права на использование предоставляются в рамках самостоятельного договора, а не в составе других сделок);
  • на сопутствующие лицензии (передача прав на использование в составе других сделок);
  • на возвратные лицензии (предоставляет лицензиару право на использование объекта или технологии, разработанных лицензиатом на основе знаний, первоначально полученных им по основному лицензионному договору; обязательства в отношении возвратных лицензий обычно вытекают из раздела (или статьи) «Технические усовершенствования и новые патенты», включаемой в основной лицензионный договор);
  • на перекрестные лицензии (кросс-лицензии, подразумевают взаимное предоставление прав на использование различными патентообладателями в тех случаях, когда они не могут осуществлять производственную или коммерческую деятельность, не нарушая патентных прав друг друга);
  • на принудительные лицензии (выдаются компетентным государственным органом или судом заинтересованному лицу в случае длительного неиспользования или недостаточного использования патентообладателем своей разработки, а также отказа в продаже лицензий; ст. 1239 ГК РФ);
  • на открытые лицензии (предоставление права на использование на основании официального заявления патентообладателя в компетентный государственный орган о готовности продать лицензию любому заинтересованному лицу; ст. 1286.1, ст. 1368 и 1429 ГК);
  • на обязательные лицензии (разрешение на использование прав, выдаваемое компетентным госорганом без согласия патентообладателя);
  • на сублицензии (право на использование, предоставляемое лицензиатом на использование объекта промышленной собственности или селекционного достижения третьим лицам при согласии лицензиара и на условиях, которые должны быть оговорены в основном лицензионном договоре между лицензиаром и лицензиатом; ст. 1238 ГК РФ).

П. 2 ст. 1235 ГК РФ устанавливает, что лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Исключения (например, ст. 1286 ГК РФ):

• • в устной форме — лицензионный договор, предметом которого является право на использование произведения в периодическом печатном издании ;
  • путем присоединения к нему на условиях, которые изложены на экземпляре программы — лицензионный договор, предметом которого является программа для ЭВМ или база данных (коробочная лицензия).

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены ст. 1232 ГК РФ.

Сублицензионный договор

Особой разновидностью лицензионного договора является субли­цензионный договор, в соответствии с которым при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу.

При этом сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

Срок действия сублицензионного договора не может превышать срок действия лицензионного договора.

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

К сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре. 0

Глава 53 ДОГОВОРЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

§ 53.1. Общая характеристика лицензионного договора

В мировой практике обмена научно-техническими достижениями применяется такая форма правоотношений, как лицензионный договор. Украина имеет значительные достижения в области науки и техники, которые могут быть объектом лицензирования.

Предмет лицензионного договора. В юридической литературе как предмет лицензионного договора, как правило, рассматривались только охраняемое законом право на изобретение или отдельные полномочия, вытекающие из этого права. Такого мнения придерживались И. Я. Хейфец, Б. С. Антимонов, Е. А. Флейшиц и другие автори1.

Сейчас преобладает другая точка зрения, согласно которой предметом лицензионного договора является само изобретение.

По нашему мнению, наиболее распространенной точкой зрения является та, согласно которой предметом лицензионного договора является изобретение или другое техническое достижение в объеме, установленном договором. Исходя из этой позиции, в лицензионном договоре необходимо как можно точнее определить предмет лицензии, то есть какое именно техническое достижение передается для использования.

Юридическая природа лицензионного договора. Определяющей концепцией юридической природы лицензионных договоров и гражданско-правовой характер данных отношений.

Основная цель лицензионного договора — обеспечить возможность практического использования конкретного технического решения. Но, детализируя цель лицензионных отношений, можно отметить, что она состоит, с одной стороны, возможностью использования изобретения (запатентованного или незапатентованного) в производстве и как результат — получение прибыли, с другой — по получению вознаграждения за предоставленное право пользоваться изобретением.

Некоторые признаки и условия лицензионного договора схожи с признаками и условиями других гражданско-правовых договоров. Лицензионный договор — это отдельный вид договора и отождествлять его, в частности договорам купли-продажи, найма или общества, нельзя.

В ст. 244 ГК УССР отмечается, что предметом договора купли-продажи может быть имущество, т. е. отдельные материальные предметы. Законом Украины «О собственности» (ст. 41) к объектам интеллектуальной собственности отнесено изобретение и изобретения и полезные модели «владельцу патента предоставляется возможность передавать на основании договора право собственности на изобретение какому-либо лицу. Следовательно признается, что изобретение является товаром, имеющий самостоятельное выражение и соответственно может быть предметом договора купли-продажи.

Лицензионный договор предусматривает передачу права пользования изобретением, т. е. только одного элемента права собственности.

Отличие указанных договоров заключается также в том, что лицензионный договор — это правоотношения, имеющие срочный характер. Договор купли-продажи, как правило, ограничен сроком обмена.

Обращаясь к сравнительному анализу договора имущественного найма (аренды, лизинга) и лицензионного договора, надо отметить, что характерным для этих договоров является элемент пользования. Но условиями договора аренды или лизинга может быть предусмотрено право выкупа арендованного имущества, то есть передачу арендованного имущества в собственность, что невозможно в лицензионном договоре. Отличие существует и по объекту. По договору аренды используется материальный предмет — любая вещь, по лицензионному договору — изобретение или другой научно-техническое достижение, имеющих интеллектуальный характер и по своей природе относятся к бесплотных вещей.

Для достижения цели участники договора общества так же, как и стороны в лицензионном договоре, идут на определенный риск. Однако эти договоры отличаются тем, что стороны в договоре общества совместными усилиями достигают общей цели, а в лицензионном договоре стороны, как правило, имеют разные интересы — лицензиар получает вознаграждение, лицензиат использует объект лицензии.

Таким образом, лицензионный договор не является договором общества, однако в некоторых случаях может составлять основу договора общества, в частности лицензионные правоотношения учредителей акционерного общества, в своей хозяйственной деятельности использует изобретение или другой научно-техническое решение.

Существенным отличием лицензионного договора от других договоров является то, что он должен быть составлен в письменной форме, подписанный сторонами и вступает в силу только после его регистрации в Государственном комитете по науке и интеллектуальной собственности. Такой порядок заключения лицензионных договоров обязателен для владельцев патентов Украины.

Субъекты лицензионных отношений. Сторонами в договоре — лицензиаром и лицензиатом — могут выступать все участники гражданско-правового оборота, т. е. физические и юридические лица и государство, интересы которого представляет Государственный комитет по науке и интеллектуальной собственности. Лицензиар — это владелец запатентованного или незапатентованного изобретения. Лицензиат — физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с лицензионным договором получила разрешение (лицензию) на использование изобретения.

Особенностью участия в лицензионном договоре является то, что и со стороны лицензиара, и со стороны лицензиата могут участвовать несколько человек. Так, лицензиарами выступают соавторы изобретения, а лицензиатами — кооперативные юридические лица. Владельцем патента может быть лицо, не достигшее 18 лет, в лицензионных отношениях интересы этого лица защищать его законный представитель.

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют равные с гражданами Украины права, предусмотренные Законом Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели». Следовательно, они также могут быть участниками лицензионных правоотношений.

Определение лицензионного договора. Лицензионный договор — это сделка, на основании которого (владелец) запатентованного или незапатентованного изобретения (лицензиар) предоставляет физическому или юридическому лицу (лицензиату) разрешение на осуществление в определенном месте и в течение определенного срока одной или нескольких действий, на которые имеет исключительные права лицензиар, а лицензиат обязуется уплатить вознаграждение за предоставление права на использование изобретения.

Виды (типы) лицензий. Объем передаваемых прав по лицензионному договору, обусловлено выбором сторонами вида лицензии. Различают патентные и беспатентными лицензии. Патентными признаются лицензии, объекты которых защищены охранными документами. Беспатентной есть те лицензии, объекты которых не имеют патентной охраны, в частности ноу-хау.

Кроме того, в области промышленной собственности существуют два основных вида лицензий — простая (неисключительная) и исключительная. Законодательство многих стран предусматривает еще и другие лицензии — принудительный, разрешительной и некоторые другие.

Исключительная лицензия дает лицензиату гарантии в том, что он не будет иметь конкурентов в производстве лицензированной продукции. Такая лицензия оставляет лицензиару только формальное право. Характерной особенностью исключительной лицензии, отличает ее от договора купли-продажи, является то, что при продаже покупателю передается все, лицензиару остается только формальное право.

Однако не стоит толковать исключительную лицензию так однозначно. Исключительная лицензия может быть также ограничена или определенной территории, или время, или количеством продукции. Но эти ограничения должны быть зафиксированы в лицензионном договоре.

Проблема исключительной лицензии заключается в том, распространяется его действие только на стороны в договоре (обязательственное право), или ее действие распространяется также и на третьих лиц (вещное право). С одной стороны — обязывающий договор, с другой — исключительное право лицензиара.

Особенностью неисключительной (простой) лицензии является ее обязывающий характер. Этой лицензии лицензиар оставляет за собой право производить и реализовывать продукцию, а также предоставлять неисключительные лицензии третьим лицам.

Структура лицензионного договора. Законодательство большинства стран не регламентирует структуру и содержание лицензионного договора. Соответствующее законодательство Украины не является исключением. Именно этим фактором обусловлена необходимость проанализировать структуру модели лицензионного договора.

Структуру лицензионного договора определяет также его содержание, которое в свою очередь основывается на условиях, согласованных сторонами с целью установить их взаимные права и обязанности. Указанные условия имеют неодинаковое правовое значение.

Условия лицензионного договора делятся на две группы — объективные и субъективные.

Объективными существенными условиями признаются те, которые являются по закону или необходимые для договоров данного вида.

Субъективные существенные условия — это те, которые по требованию любой стороны должны быть согласованы между сторонами. Если по какой такой условия не достигнуто соглашение, договор не вступает в силу.

К объективным существенных условий относятся стороны в договоре; предмет договора, вид лицензии; стоимость лицензии, вознаграждение, срок действия договора, регистрация лицензионного договора в патентном ведомстве.

Субъективными существенными условиями являются: вводная часть договора (преамбула) территория действия договора; техническая сфера применения; сублицензии; чертежи и другая техническая документация, качество продукции, произведенной по лицензии; техническая помощь в обучении специалистов, совершенствование; платежи за техническую документацию; момент возникновения права на лицензию; платежи и расчеты; налоги и сборы, учет и отчетность, охрана патентных прав; секретность; гарантии исполнения; правовая защита, рассмотрение споров; расторжения договора в связи с невозможностью выполнения; завершения обязательственных отношений.

Обязанности и права лицензиара. Лицензиар — это любое юридическое или физическое лицо, имеющее право собственности и передает любой другой физической или юридическому лицу право на использование одного или нескольких указанных объектов в определенных пределах. Цель лицензиара — выдать лицензию на найвигиднишх для себя условиях и, следовательно, найти такого выгодного покупателя. Это довольно сложный процесс. Чтобы найти такого покупателя, лицензиар заранее должен подготовить те предложения, которые он может предложить покупателю лицензии. Они и составляют обязанности лицензиара. Стороной в лицензионном договоре может быть любое лицо независимо от гражданства и других обстоятельств.

Основная обязанность лицензиара заключается в передаче лицензиату реально существующего объекта промышленной собственности и по возможности обеспечении его беспрепятственного использования в оговоренных пределах. Поэтому в договоре должно быть также определен предмет — что передается и на каких условиях; может быть предусмотрена обязанность лицензиара вместе с предметом договора передать также и всю необходимую техническую документацию и быть право на ее размножение лицензии-том. Лицензиар должен определить территорию, в пределах которой будет действовать лицензия. Важным условием договора является срок его действия и другие сроки, определяющие стороны. Это могут быть сроки морального старения предмета лицензии, срок полного освоения лицензии и другие. Важно также предусмотреть правовые последствия воздействия определенных сроков.

Лицензиар обязан не просто передать лицензиату предмет лицензии, но и обеспечить необходимые условия для эффективного использования лицензии. В эту обязанность лицензиара входит передача всей информации, необходимой для производства продукции по лицензии, а также предоставление необходимой технической помощи.

Для правовой оценки таких побочных обязательств следует в каждом конкретном случае определить, являются ли эти объекты и услуги неотделимы от предмета лицензии, являются ли они объектом отдельного самостоятельного обязательства, на какой правовой режим лицензионного договора не распространяется . В таком случае должен быть заключен отдельный договор.

В любом лицензионном договоре определяется круг прав лицензиара, которые корреспондируют соответствующим обязанностям лицензиата. Прежде лицензиар вправе требовать от лицензиата использования предмета лицензии в оговоренных пределах; не разглашать содержания предмета лицензии; не передавать предмет третьим лицам, если это не предусмотрено договором. Лицензиар имеет право на информацию о границах и объем использования предмета лицензии и полученные лицензиатом прибыли, а также право контроля учетной и отчетной документации.

Лицензиар имеет также право на информацию о следующих совершенствования лицензиатом предмета лицензии и их бесплатное использование.

Основным правом, ради которого, собственно, и заключается лицензионный договор, право на вознаграждение и другие выплаты за использование предмета лицензии. Порядок исчисления, размер и сроки выплат устанавливаются условиями лицензионного договора.

Права и обязанности лицензиата. Права и обязанности лицензиата, их объем и содержание определяются крайней мере двумя основными факторами — объемом и содержанием прав и обязанностей лицензиара, предусмотренных договором и видом лицензии.

Права и обязанности лицензиата, их объем и содержание предопределяют объем и содержание прав и обязанностей лицензиара, ведь не может лицензиар передать больше прав, чем имеет сам. Следует подчеркнуть, что права и обязанности распределяются между сторонами неравномерно.

К основным правам лицензиата следует отнести его право на использование объекта промышленной собственности в своих интересах и в пределах, определяемых лицензионным договором. Лицензиат имеет право требовать от лицензиара обеспечить использование этого права как с технической, так и практической стороны. Если лицензионным договором будет предусмотрен, то лицензиат может иметь право на немедленную и безвозмездную передачу ему лицензиаром всех последующих усовершенствований предмета лицензии. Может быть обусловлено и право лицензиата на первоочередное получение указанных усовершенствований.

Круг обязанностей лицензиата достаточно широкое. Основная обязанность — выплата лицензионного вознаграждения. Сложная проблема экономического аспекта определения размера вознаграждения.

Размер вознаграждения за использование изобретений, как правило, обусловлено двумя факторами — объемом производства и оборота продажи лицензированной продукции, а также объемом прав, переданных по лицензии.

Одним из условий лицензионного договора может быть ограничения в использовании патентных прав. К таким ограничениям лицензиар удается с целью избежать конкуренции лицензиата. Ограничение может касаться объема выпуска предмета лицензии или лицензия ограничивается только производством продукции, которая будет использоваться для определенных целей (например, для производства лекарств только для человека, но не для животных). Ограничение может касаться также использование предмета лицензии на определенном производстве или продаже продукции на определенной территории. Территориальные ограничения имеют место тогда, когда лицензиар за пределами территории действия договора сам желает реализовать предмет лицензии. Однако, если в до-говоре территорию не определен, то следует исходить из того, что действие патента и лицензии на территории совпадают.

Гарантийные обязательства и лицензионные риски. Лицензионные договоры на использование объектов промышленной собственности отмечаются еще и тем, что их действие, эффективность, взаимовыгодность и другие положительные качества довольно часто обусловлены не только добросовестностью сторон, но и рядом других, часто не зависящим от их воли факторов.

Учитывая эти обстоятельства в лицензионных договорах следует предусмотреть не только их последствия, но и определенным образом обеспечить невозможность их наступления. С этой целью зарубежная практика выработала ряд правовых мер предосторожности, которые должны в определенной степени исключать влияние посторонних факторов на процесс выполнения лицензионного договора. Поэтому сейчас в лицензионных договорах принято предусматривать обязанность лицензиара гарантировать возможность выполнения их.

Прежде лицензиат добиться включения в договор условия, при которой лицензиар обязан гарантировать реализацию тех или иных предоставленных лицензиату прав. Зарубежная практика разделяет все возможные гарантии на две группы. Такое разделение обусловлено характером возможных недостатков при использовании предмета лицензии. В одном случае использования предмета лицензии препятствуют третьи лица, в другом — предмет лицензии не имеет тех качеств, которые предусматривались договором.

В первую группу входят гарантии существования патентных прав, которые передаются. Лицензиар гарантирует наличие у него прав на патент (или патенты) на это научно-техническое достижение в момент заключения лицензионного договора, гарантирует юридическую действительность патента, поддержание его в силе в течение действия лицензионного договора, его техническую осуществимость и прочее.

Вторую группу составляют гарантии беспрепятственного использования предусмотренных лицензионным договором патентных прав. К этой группе относятся гарантии лицензиара в том, что он лично никакими собственными действиями и действиями третьих лиц не препятствовать нормальному использованию лицензиатом своих прав, а также он гарантирует не переуступать эти права третьим лицам. К этой группе относят гарантии патентной чистоты предмета лицензии, а также защиту от посягательств третьих лиц на права, передаваемые по лицензии.

Обосновывается тезис, что вероятность патентных прав больше у тех патентов, которые выдают за проверочной системой. В странах с заявочной системой выдачи патентов эта вероятность меньше. В таком случае лицензиар должен взять на себя ответственность за достоверность патента.

В правовых системах Европы предполагается, что лицензиар гарантирует наличие и достоверность патента и несет риск полного или частичного аннулирования. Кроме того, лицензиар гарантировать принадлежность патента именно ему.

В условиях острой конкурентной борьбы оспаривания патента стало обычным способом борьбы с конкурентом. Поэтому лицензий часто пытаются включить в лицензионный договор условие о непредоставлении такой гарантии.

Желательно также, чтобы лицензиар гарантировал, что его патент не затрагивает прав и интересов третьих лиц.

Наконец, лицензиар обязан гарантировать поддержание патента.

Лицензиар обязан гарантировать техническую осуществимость предмета лицензии.

Вторая группа гарантий касается нарушений патентных прав как самим лицензиаром, так и третьими лицами. Лицензиар обязан прежде гарантировать НЕ отчуждать патент в течение действия лицензионного договора и другие предусмотренные договором права.

В современных условиях существенно возрос риск патентных нарушений со стороны третьих лиц, поэтому в договоре следует предусмотреть гарантии незыблемости патентных прав.

По такому же принципу распределяются между договорами патентные риски. Под этим термином понимают возможность наступления отрицательного фактора-причиняет одной или обеим сторонам в договоре определенную имущественный вред.

Лицензионные платежи и право лицензиара на вознаграждение. Возникновение и реализация права лицензиара на получение вознаграждения зависит от ряда факторов экономико-правового характера. Сложным аспектом в лицензионных отношениях является определение цены или стоимости предмета лицензии, также обусловлено рядом факторов. При этом следует иметь в виду, что цена предмета не одно и то же. Цена предмета лицензии — это стоимостное выражение объекта промышленной собственности. Цена лицензии — стоимостное выражение, но не объекта, а прав на его использование.

Виды лицензионных платежей, применяемые на практике, можно разделить на основные группы: 1) периодические отчисления 2) одноразовые платежи, 3) комбинированные платежи 4) побочные платежи.

В специальной литературе периодические платежи называют роялти. В законодательстве Украины этот вид платежей определяется как любой платеж, полученный в виде вознаграждения за использование или разрешение за использование объекта промышленной собственности.

Позиции, связанные с объемом производства и ценой продажи не вызывают сомнения сторон. Размер роялти, рассчитанный на основании этих показателей, будет точно. Основном стороны лицензионного договора предусматривают выплату определенной доли прибыли.

Наиболее приемлемым методом расчета роялти является определение размера вознаграждения в виде доли от объема продаж лицензионной продукции. Однако он также имеет свои недостатки. Кроме указанных видов платежей, стороны в договоре могут согласиться на твердо фиксированный сбор.

Паушальный платеж — единовременное вознаграждение за право пользования предметом лицензионного соглашения до получения экономического эффекта (прибыли) от его использования. Паушальный платеж является по сути фактическая цена лицензии. Основная его признак — авансовый характер. Этот вид платежа не всегда одноразовый, его могут выплачивать частями, часто после достижения экономического эффекта, но размер прибыли при этом не влияет на размер паушального платежа.

Для определения размера паушального платежа пользуются математическими формулами.

В международной практике паушальный платеж применяют при передаче совокупных лицензий вместе с поставками технологического оборудования, продажи лицензий малоизвестной фирме, нежелании лицензиата допустить контроль над производством лицензионной продукции, осложнениях в процессе перевода прибыли.

Для лицензиатов этот вид платежей выгоден по сравнению с роялти. Однако риск в случае неудачной эксплуатации увеличивается. В то же время этот вид платежа не учитывает возможного улучшения конъюнктуры рынка, увеличение прибыли лицензиата т. п..

Использование паушальных платежей в условиях нестабильного рынка и инфляционных процессов имеет больше преимуществ по сравнению с роялти.

К побочным платежам относятся доходы, полученные лицензиаром от различных операций, в том числе предоставление каналов для продажи лицензированной продукции, продажа лицензиату сырья, материалов, оборудования, необходимых для внедрения технологии.

При заключении договора необходимо четко определить момент возникновения права на получение лицензионного вознаграждения.

Защита патентных прав в лицензионном договоре. Посягательство на права владельца патента, в том числе и на права, связанные с передачей разрешения на использование научно-технического достижения на основании лицензионного договора, считается нарушением прав владельца патента, что влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству.

Защита от противоправного использования третьими лицами научно-технического достижения, является предметом лицензии, осуществляется в соответствии с условиями договора.

Соотношение в объеме обязанностей лицензиара и лицензиата по защите патентных прав в значительной степени зависит от вида лицензионного договора.

В зарубежной судебной практике чаще встречаются иски о нарушениях, вытекающих из лицензионного договора. Эти нарушения могут осуществлять как стороны, так и третьи лица. Сложным вопросом в таких исках является установление размера ущерба, который определяют согласно норм обязательственного права.

Кроме возмещения убытков, истец вправе требовать от ответчика прекращения нарушения. Однако особенностью является то, что при нарушении патентных прав доказывать наличие вины в действиях нарушителя не нужно, достаточно доказать факт нарушения именно ответчиком.

Еще одним распространенным иску, вытекающему из лицензионного договора, является иск о признании патента недействительным.

Лицензионный договор

Лицензио́нный догово́р — средство «распоряжения исключительным правом»; гражданско-правовой договор, по которому «одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) — предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или средства в предусмотренных образцом лицензионного договора пределах.». Следовательно, в лицензионном договоре могут предоставляться авторские, патентные, смежные, а также другие права.

Лицензионный договор в законодательстве

Лицензионный договор может быть исключительным и не исключительным, то есть договором «предоставления лицензиату права … с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам»

Заключение лицензионного договора

Ст. 1225 Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации ГК РФ даёт полный перечень охраняемых объектов интеллектуальной собственности, в число которых входят программы для ЭВМ (далее ПО) и базы данных. Для целей приобретения и дальнейшего использования ПО необходимо заключение нужного вида лицензионного договора на её использование. Следовательно, сегодня правом пользования ПО обладают лишь те граждане и юридические лица, которые заключили один из возможных лицензионных договоров или сублицензионных договоров, либо договор присоединения. Договор присоединения, в отличие от лицензионного договора, как правило, изложен на упаковке экземпляра ПО, либо при установке запрашивается согласие пользователя; в соответствии со ст. 1286 «Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения» ГК РФ началом использования ПО считается согласие на заключение такого договора и на тех условиях, которые указаны на упаковке экземпляра.

В зависимости от способа заключения лицензионный договор может быть:

• договором присоединения — договором, условия которого «изложены на приобретаемом экземпляре такой программы или базы данных либо на упаковке этого экземпляра.»;
• заключённым в письменной форме. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.

Виды лицензионных договоров

В области промышленной собственности:

1. Лицензия на изобретение.

2. Лицензия на полезную модель.

3. Лицензия на промышленный образец.

4. Лицензия на товарный знак.

5. Лицензия о передаче ноу-хау.

6. Иные виды.

В области авторского и смежных прав:

1. Авторские и лицензионные договоры.

2. Авторский договор заказа.

3. Договор об использовании программ для ЭВМ и баз данных.

4. Об использовании фонограмм.

5. Об использовании эфирных и кабельных передач.

6. Иные виды.

Применение лицензионного договора

Этот раздел не завершён. Вы поможете проекту, исправив и дополнив его.

Ответственность за нарушение лицензионного договора

За несоблюдение лицензионного договора, повлекшего возникновение правонарушения, наступает гражданско-правовая (статьи 1250, 1252, 1253, 1301 и 1311 ГК РФ), уголовная (статья 146 УК РФ) и административная (статья 7.12 КоАП РФ) ответственность.

Примечания

1. п. 1 ст. 1233 «Распоряжение исключительным правом» ГК РФ
2. п. 1 ст. 1235 «Лицензионный договор»
3. ст. 1236 «Виды лицензионных договоров» п. 1.
4. п. 3 ст. 1286 «Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения» гл. 70 «Авторское право» ГК РФ
5. Добрецов Сергей Александрович. Юридические аспекты приобретения неисключительных прав (неисключительной лицензии) на использование программного обеспечения.. ВИСТ СПб (02.02.2010). Дата обращения 9 октября 2010. Архивировано 10 апреля 2012 года.
6. Добрецов Сергей Александрович. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав при использовании нелицензионного программного обеспечения.. ВИСТ СПб (04.02.2010). Дата обращения 9 октября 2010. Архивировано 10 апреля 2012 года.

Это заготовка статьи о праве и юриспруденции. Вы можете помочь проекту, дополнив её.

по передаче имущества в собственность
по передаче имущества в пользование
по выполнению работ
об оказании услуг		фактические		юридические		финансовые
связанные с правом на ИС
о совместной деятельности
иные

Лицензионный договор – это гражданско-правовой договор, по которому одна сторона, которая является обладателем исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или средства индивидуализации.

Принимающая сторона, в свою очередь, обязуется вносить плату за предоставляемые ей права и выполнять другие действия согласно условиям лицензионного договора.

Существенные условия лицензионного договора

Существенными условиями лицензионного договора является следующая информация:

• предмет договора;

• территория, на которой действует договор;

• срок действия договора;

• размер и порядок выплаты вознаграждения.

Предмет лицензионного договора

Согласно пункту 6 статьи 1235 Гражданского Кодекса РФ предметом лицензионного договора является результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство).

Виды лицензионных договоров

В лицензионном договоре могут предоставляться авторские, патентные, смежные, а также другие права.

В области промышленной собственности различают такие лицензионные договоры:

1. Лицензионное соглашение на изобретение.

2. Лицензия на полезную модель.

3. Лицензионный контракт на промышленный образец.

4. Лицензия на товарный знак.

5. Лицензионный контракт о передаче ноу-хау.

6. Иные виды лицензионных договоров.

В области авторского и смежных прав различают такие лицензионные договоры:

1. Авторские и лицензионные договоры.

2. Авторский договор заказа.

3. Договор об использовании программ для ЭВМ и баз данных.

4. Договор об использовании фонограмм.

5. Договор об использовании эфирных и кабельных передач.

6. Иные виды лицензионных договоров.

Форма лицензионного договора

Пункт 2 статьи 1235 Гражданского Кодекса РФ устанавливает, что лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Согласно статье 1286 Гражданского Кодекса РФ есть исключения из этого правила. Например:

§ лицензионный договор может быть заключен в устной форме, если предметом соглашения является право на использование произведения в периодическом печатном издании;

§ путем присоединения к нему на условиях, которые изложены на экземпляре программы — лицензионный договор, предметом которого является программа для ЭВМ или база данных (коробочная лицензия).

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ.

Обязательно требуется регистрация лицензионного договора на товарный знак, средства идентификации (индивидуализации), изобретения, иные патентуемые объекты.

Что касается договоров о передаче прав автора, то их регистрировать не нужно.

При обязательности процедуры ее отсутствие повлечет недействительность всей сделки. Производится регистрация лицензионного договора в Роспатенте. Для ее осуществления нужно подать соответствующее заявление. Обратиться за регистрацией может одна или обе стороны сделки, а также их представители. Сама процедура обычно занимает несколько месяцев.

Форма лицензионного контракта может содержать следующие разделы:

1. Преамбула. Здесь указываются реквизиты и наименования сторон. Лицензиат должен четко сформулировать свое желание приобрести лицензию на оговоренных условиях. Также необходимо указать на правомочность действий лицензиара по совершение продажи прав.

2. Предмет соглашения и определение понятий. В этом разделе необходимо указать вид лицензионной сделки и прописать различные варианты использования лицензии, а также дать точное определение объекта интеллектуальной собственности.

3. Территория использования лицензии.

4. Гарантии и ответственность сторон. Пользователь лицензии (лицензиат) обязан выплатить стоимость лицензии, а правообладатель (лицензиар) должен предоставить пользователю лицензии юридические гарантии.

5. Техническая поддержка. В этом разделе описывается объем технической помощи, которую может предоставить лицензиар и желает получить лицензиат.

6. Порядок расчетов. В этом разделе оговаривается, каким способом лицензиат должен осуществлять платежи за пользование лицензии.

7. Обеспечение конфиденциальности.

8. Защита передаваемых прав.

9. Разрешение возникающих споров.

10. Срок действия и порядок изменения или расторжения лицензионного договора.

11. Юридические адреса и подписи сторон.

Сублицензионный договор

Особой разновидностью лицензионного договора является субли­цензионный договор, в соответствии с которым при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу.

При этом сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

Срок действия сублицензионного договора не может превышать срок действия лицензионного договора. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

К сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.

Лицензионное право предусматривает ответственность за нарушение условий пользования лицензий.

Если лицензиат исполняет договор ненадлежащим образом, выходит за рамки переданных ему полномочий, то наступает предусмотренная действующим законодательством ответственность.

Если лицензионные права используются после истечения срока лицензионного договора или без его заключения с причинением правообладателю произведения значительного ущерба, то нарушителю грозит уголовное наказание.

В иных случаях предусмотрена гражданская и административная ответственность.

Пользоваться результатами чужого интеллектуального труда на законных основаниях можно путем заключения специального соглашения — лицензионного договора.

Предоставление лицензий осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

Как правильно составить и зарегистрировать лицензионный договор?

Зарегистрировать лицензионный договор на товарный знак.
Как это можно сделать?

Ускоренная регистрация товарного знака в Роспатенте.

Зарегистрировать лицензионный договор на программу ЭВМ.

Перед регистрацией интеллектуальной собственности следует проверить свой товарный знак.
Проверить…

Рассчитать стоимость регистрации торговой марки можно с помощью онлайн-калькулятора.
Рассчитать стоимость…

Регистрация товарного знака является надежным способом защиты вашей интеллектуальной собственности в реалиях современного рынка.
Как зарегистрировать товарный знак?

Патент на изобретение — надежный способ защиты прав на интеллектуальную собственность.

Международная регистрация товарного знака — необходимый этап для продвижения продукта на мировом рынке.
Узнать больше…

Лицензионный договор — это контракт, определяющий условия, на которых обладатель прав на изобретение и/или товарный знак (лицензиар) предоставляет пользователю (лицензиату) возможность применения результатов своего интеллектуального труда в его деятельности. Принимающая сторона, в свою очередь, обязуется вносить плату за предоставляемые ей права и выполнять другие оговоренные действия.

Цели и задачи лицензионного договора

Законодательство не регулирует вопрос заключения лицензионных договоров напрямую, но на них распространяется действие положений ГК РФ: глава 9 «Сделки» раздела III «Общие положения об обязательствах» и «Общие положения о договоре».

Это важно!
Лицензионный договор может быть односторонним или двусторонним, его предмет — право на применение собственности интеллектуального характера в установленных пределах на заданной территории и в течение определенного периода времени.

Данный документ содержит элементы торгового контракта, но отличается от него нематериальным характером объекта сделки, сохранением права интеллектуальной собственности за лицензиаром и возможностью «двойного» владения. Пользователь может передать право на применение объекта третьей стороне на условиях сублицензии, если подобная возможность оговорена в контракте с правообладателем. Основная задача, которую позволяют решить сделки в сфере лицензирования, — это недопущение нарушений условий, на которых происходит использование результатов интеллектуального труда.

Объекты лицензионного договора
К интеллектуальной собственности, являющейся объектом лицензионного договора, относятся:

• литературные, художественные и научные труды;
• сценическая деятельность, звукозаписи, радио- и телевизионные передачи;
• товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и коммерческие обозначения;
• изобретения;
• промышленные образцы;
• географические названия;
• сорта растений и породы животных;
• микросхемы, радиосигналы, базы данных, доменные имена и др.

С точки зрения объема прав, предоставляемых принимающей стороне, соглашения делятся на:

• неисключительные, предусматривающие передачу возможности использования интеллектуальной собственности одному или нескольким пользователям с сохранением аналогичных полномочий и у первичного правообладателя;
• исключительные, в соответствии с которыми все права переходят к одному пользователю без сохранения соответствующих прав за передающей стороной.

Особенность лицензионного договора состоит в том, что он предоставляет возможность применения только отдельных «предметов» интеллектуальной собственности. Если же пользователь получает целый комплекс исключительных прав (например, на фирменное название, на технологии производства и ведения бизнеса и др.), то между сторонами заключается договор коммерческой концессии, который также известен под названием «франчайзинг».

Если право, оговоренное в лицензионном договоре, прекращает свое действие, то и само соглашение перестает действовать. По условиям франчайзинга в аналогичной ситуации теряет силу только положение, которое относится к завершившемуся праву, сам же контракт продолжает действовать.

Форма контракта может содержать такие разделы:

1. Преамбула. Здесь указываются реквизиты и наименования сторон. Лицензиат обязан четко сформулировать свое намерение приобрести лицензию на оговоренных условиях. Также необходимо указать на правомочность лицензиара совершить данную продажу.
2. Определение понятий. В разделе следует указать вид сделки и различные условия использования лицензии, а также дать точные определения объекту интеллектуальной собственности.
3. Предмет. Оговаривается возможность продажи сублицензий лицензиатом.
4. Усовершенствования. Здесь указывается объем тех улучшений, которые могут быть внесены пользователем в объект сделки.
5. Гарантии и ответственность сторон. Пользователь обязан выплатить стоимость лицензии, а правообладатель — предоставить ему экономические, технические и юридические гарантии.
6. Техническая помощь. Здесь описывается объем помощи в изучении объекта сделки, который может предоставить лицензиар и желает получить лицензиат.
7. Налоги и платежи.
8. Обеспечение конфиденциальности. Этот пункт особенно важен в случае с ноу-хау, разглашение сути которого приводит к его обесцениванию.
9. Защита передаваемых прав. Обязанности по защите лежат на лицензиаре. Но пользователь должен максимально содействовать противоположной стороне.
10. Разрешение возникающих споров.
11. Период действия и условия расторжения сделки.
12. Юридические адреса и подписи сторон.

Условия лицензионного договора

Соглашение признается заключенным, если его стороны пришли к единой позиции по всем вопросам, которые обуславливают природу контракта и признаются существенными с точки зрения действующих законов. Чтобы лицензионный договор был признан действительным, необходимо соблюсти такие условия:

1. Наличие предмета соглашения. Им в данном случае считается право на использование определенных технологий, изобретений, ноу-хау и др. Также следует описать те продукты, которые могут быть изготовлены с применением данной интеллектуальной собственности.
2. Наличие регистрации товарных знаков (в случае, если он является объектом договора). Оно должно подтверждаться копиями соответствующих свидетельств, которые прилагаются к контракту. В самом тексте документа необходимо указать номера этих свидетельств.
3. Объем прав, которые получает принимающая сторона, и вид лицензии. Пределы применения объекта лицензионной собственности пользователем следует четко обозначить. Если предыдущий правообладатель сохраняет за собой право использования интеллектуальной собственности, то указывается, какая часть прав не может быть получена лицензиатом.
4. Гарантия качества. В статье необходимо указать, что качество продукта лицензиата не будет уступать качеству продукта, производимого лицензиаром.
5. Период и география действия. При отсутствии договоренности участников о времени и территории действия лицензии эти параметры определяются в соответствии с географией и периодом действия патента.
6. Размер вознаграждения, перечисляемого лицензиатом другой стороне. К моменту подписания документа между сторонами необходимо достичь консенсуса по данному вопросу. Конкретная сумма определяется участниками сделки либо устанавливается на уровне рыночной стоимости подобных товаров и услуг.

Заключение лицензионного договора: этапы и особенности процедуры

Первым этапом является сбор необходимой документации (например, подготовка копий свидетельств о регистрации товарных знаков). Затем проводится согласование всех спорных вопросов и составляется текст контракта. После этого он подписывается сторонами.

На следующем этапе осуществляется подготовка и предоставление в Роспатент заявления о регистрации соглашения. Заявление составляется в свободной форме, подписывается правообладателем и подается в патентный орган. Вместе с заявлением передаются копии необходимых сопутствующих документов (например, копия свидетельства о регистрации товарного знака), контракт в трех экземплярах и документ, который подтверждает уплату пошлины.

На заметку!
Срок рассмотрения обращения в Роспатенте составляет до 2-х месяцев со дня предоставления документов.

Срок и география действия лицензионного договора

Период действия сделки не должен быть продолжительнее времени действия права на результат интеллектуального труда. Так, период действия товарного знака и полезной модели составляет 10 лет, но по истечении этого срока его можно пролонгировать. Для изобретения данный период достигает 20 лет, для промышленного образца не превышает 15 лет (при необходимости продлевается на 10 лет). Если в тексте не указан конкретный период действия документа, то контракт считается подписанным на 5 лет.

При его подготовке и утверждении необходимо обозначить географию действия. Она не может быть шире той территории, на которой осуществляется правовая охрана соответствующей собственности интеллектуального характера. Соглашение может допускать использование объекта на всей территории страны, в конкретном регионе, городе, на определенной улице города и т.д.

Стоимость процедуры составления и регистрации договора

Цена складывается из нескольких составляющих. Основной и самой сложной из них является размер вознаграждения лицензиару. Сумма этой выплаты определяется прибылью от лицензии и состоит из нескольких видов выплат: роялти (процент), паушальных (фиксированная сумма) и других платежей.

Затраты на оформление включают:

1. Госпошлины. Их размеры за регистрацию составляют, например: 13 500 рублей на товарный знак и по 11 500 рублей за каждое дополнительное свидетельство; 1600 рублей за образец промышленного характера, модель или изобретение, и по 850 рублей за каждый дополнительный патент.
2. Юридические услуги. Их стоимость может варьироваться, но в среднем составляет 10 000–15 000 рублей за каждую из следующих услуг: составление типового или нетипового соглашения, проверка представленных бумаг на соответствие положениям законодательства, подготовка и передача в Роспатент заявления о регистрации контракта, составление дополнительного соглашения. Составление и подача в патентные органы заявления на внесение изменений в действующие документы или регистрация контракта на патент обойдется заказчику примерно в 5000–10 000 рублей. Плата за каждый дополнительный товарный знак или патент варьируется в пределах 500–2500 рублей.

Итак, заключение лицензионного договора позволяет на законных основаниях передать право использования товарных знаков и иных объектов интеллектуальной собственности другому лицу, оговорив при этом объем предоставляемых ему возможностей, сумму компенсации, которую он должен выплатить передающей стороне, а также период и место действия данного контракта.

Юридическая поддержка при составлении и регистрации лицензионных и сублицензионных договоров

Составление договора на товарный знак или патент и его подача в патентные органы требует специальной подготовки и соответствующих знаний. Малейшая неточность в документе или отсутствие необходимой информации ведет к отказу в регистрации. Оптимальным решением данной проблемы является обращение к юридическим фирмам, специализирующимся на подготовке подобной документации. Сотрудники таких организаций осуществят все необходимые действия в течение нескольких дней. Они могут выполнить работу под ключ или помочь клиентам на отдельных этапах составления бумаг и их подачи в надзорные органы.

Например, одной из ведущих фирм, специализирующихся на оказании подобных услуг, является PATENTUS, работающая как с отечественными, так и с иностранными клиентами. Специалисты организации обеспечат подготовку типовых и нетиповых соглашений на товарные знаки и патенты и проверят предоставленную документацию на соответствие нормам законодательства.

PATENTUS гарантирует своим клиентам профессиональный подход к делу, оперативность выполнения заказов и прозрачность стоимости услуг.